ПОШАГОВЫЙ ГАЙД

НАРУШЕНИЕ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО

ПРАВА

НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Инструкция

Вы обнаружили, что исключительное право на Ваш товарный знак нарушает Ваш конкурент.Какие действия нужно предпринять для того, чтобы отстоять свое средство индивидуализации?

Защитить право на товарный знак можно в гражданском (ст. 1515 ГК РФ), административном (ст. 14.10, 14.33 КоАП РФ) и уголовном (ст. 180 УК РФ) порядках. В силу специфики двух последних настоящая инструкция раскрывает порядок осуществления гражданско-правовых способов защиты права.

Если Вам необходима помощь с квалификацией уже выявленного нарушения Вы можете воспользоваться бесплатным сервисом ассоциации

1

ШАГ

Определяем лиц, которые используют обозначение, похожее на Ваш товарный знак

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установить круг лиц, которые неправомерно используют обозначения, сходные до степени смешения с Вашим товарным знаком, можно посредством мониторинга сайтов в сети Интернет.

Эффективнее всего использовать для поиска потенциальных нарушителей поисковые системы (Яндекс, Google и другие), а также сайты-агрегаторы (Яндекс.Маркет, Ozon.ru и т.д.). Кроме того, возможно обнаружить потенциальных нарушителей посредством внешнего обозрения вывесок на улице. После того как субъект, использующий схожее с Вашим товарным знаком обозначение, установлен, необходимо получить о нем базовую юридическую информацию – реквизиты: для организаций – фирменное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес регистрации, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, ИНН, ОГРНИП, адрес государственной регистрации.

2

ШАГ

Схожие обозначения сравниваем с товарным знаком на предмет тождества

Нарушение исключительного права на товарный знак имеет место лишь в том случае, если обозначение, которое используется третьим лицом, является либо тождественным товарному знаку, либо сходным с ним до степени смешения.

В соответствии с п. 7 главы 2 раздела IV Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утверждённого Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство по регистрации товарных знаков): «Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах». Соответственно если сравниваемые товарный знак и обозначения являются словесными, они должны быть полностью идентичными в написании и звучании. Если сравниваемый товарный знак и обозначения являются комбинированными (состоят, помимо слов, из изобразительной композиции, включают в себя оригинальную форму товара и т.д.), они должны совпадать по всем сравниваемым элементам.

3

ШАГ

Упомянутое обозначение сравниваем с товарным знаком на предмет сходства до степени смешения

Согласно п. 7 главы 2 раздела IV Руководства по регистрации товарных знаков: «Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом необходимо учитывать, что обозначения являются сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же обозначении, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же изготовителю.

В свою очередь, сходство до степени смешения обозначений, принадлежащих разным правообладателям и имеющих сходные элементы, отсутствует, если потребитель не воспринимает их как принадлежащие одному и тому же лицу. Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. Исходя из того, что обозначения могут быть представлены в виде слова, сочетания слов, звуков и т.д., общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым». При этом словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При сопоставлении словесных обозначений (словесных элементов комбинированных обозначений) учитываются три ключевых критерия: звуковой (фонетический) критерий; графический (визуальный) критерий; смысловой (семантический) критерий.

4

ШАГ

Определяем, для индивидуализации каких товаров и/или услуг используется упомянутое обозначение, и устанавливаем наличие или отсутствие однородности

При определении сходства до степени смешения в соответствии с требованиями п. 3 ст. 1484 ГК РФ также необходимо учитывать однородность товаров/услуг. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Те же принципы применяются при установлении однородности услуг.

На практике определение однородности сводится к установлению главного обстоятельства: осуществляете ли Вы деятельность на одном рынке с Вашими потенциальными оппонентами. Например, и Вы, и лица, использующие обозначения, сходные до степени смешения с Вашим товарным знаком, осуществляете аналогичную деятельность по продаже детских игрушек – в этом случае будет признано наличие однородности. Однако если Ваши оппоненты, предположим, используют похожие на Ваш товарный знак обозначения в сфере услуг по авторемонту, а Вы занимаетесь продажей бытовой химии, то вероятнее всего, данные виды деятельности не будут признаны однородными. Следует подчеркнуть, что вопрос определения однородности товаров/услуг является оценочным, нормативные правовые акты не содержат чётких критериев, по которым можно было бы однозначно сказать, что деятельность А однородна деятельности Б. Между тем, в регулярно формирующейся административной и судебной практике складываются различные подходы к установлению однородности, которые всегда учитываются квалифицированными специалистами. В том случае если Вам нужна помощь по этому пункту вы можете её получить бесплатно здесь https://businessprotection.org/ru/uslugi/

5

ШАГ

Если упомянутое обозначение размещено на товарах, их этикетках и/или упаковках, выясняем, были ли указанные товары введены в оборот с Вашего согласия

Использование обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, на продукции не признается нарушением в случае, если такое использование осуществляется с согласия правообладателя (ст. 1487 ГК РФ).

На практике нередко встречаются такие ситуации, когда правообладатели товарных знаков не обладают исчерпывающей информацией о каналах распространения продукции, маркированной его товарным знаком, достаточными сведениями о разветвленной дилерской сети. Такие дилеры могут перепродавать данную продукцию третьим лицам для дальнейшей розничной или оптовой торговли. Поэтому перед инициированием любых преследований против Ваших потенциальных оппонентов, убедитесь, что они никак не связаны с Вами как с правообладателем товарного знака через цепочку поставок. Запросите необходимую информацию у своих дилеров (дистрибьютеров) при наличии каких-либо сомнений. В случае если Вы установили тождество либо сходство до степени смешения обозначений Ваших оппонентов и Вашего товарного знака, а также если определена однородность товаров/услуг, указанных в сопоставляемых перечнях и индивидуализируемых спорными обозначениями и если отсутствует исчерпание прав на товарный знак (товары, маркированные сходными до степени смешения с Вашим товарным знаком либо тождественными ему обозначениями, не введены в оборот на территории РФ с Вашего согласия), переходим к следующим шагам.

6-1

ШАГ

Если спорные обозначения, сходные до степени смешения с Вашим товарным знаком либо тождественные ему, нанесены на продукцию, производим контрольную закупку контрафактных товаров

Контрольная закупка контрафактных товаров является необходимым мероприятием, подтверждающим факт нарушения Вашими оппонентами Вашего исключительного права на товарный знак, состоящий в неправомерной реализации продукции, на которую без согласия правообладателя нанесены обозначения, сходные с зарегистрированным товарным знаком.

В зависимости от целей, преследуемых правообладателем, контрольная закупка может предполагать различные параметры: одни правила касаются проведения контрольной закупки, подтверждающей факт введения товаров в оборот (для этого зачастую не требуется закупать большие партии товаров), другие правила необходимы к соблюдению в случае, если правообладатель намерен взыскать с оппонентов компенсацию и рассчитывает ее по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ и т.д.

6-2

ШАГ

Если нарушение сопряжено с использованием товарного знака в сети Интернет, необходимо зафиксировать нарушение

Чтобы потенциальные нарушители преждевременно не удалили со своих сайтов информацию, свидетельствующую о нарушении Ваших исключительных прав на товарный знак, необходимо заведомо позаботиться об обеспечении доказательств.

Как уже говорилось ранее, лучше всего при наблюдении за предполагаемым нарушением сразу его зафиксировать любыми подручными средствами. В случае с нарушениями в сети Интернет самым простым способом фиксации является создание скриншота страниц сайтов, на которых используются обозначения, сходные до степени смешения с Вашим товарным знаком или тождественные ему. Более проверенным и надежным доказательством факта нарушения в сети Интернет является составление нотариального протокола осмотра сайта.

7

ШАГ

Досудебное урегулирование спора

Законодательство призывает стороны мирно регулировать конфликты. Именно поэтому п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ предписывает перед инициированием судебного преследования лиц направлять им досудебные претензии с предложением мирного досудебного урегулирования спора.

На данном этапе необходимо составить претензию. От грамотного обоснования своей правовой позиции в претензии зависит не только увеличение шансов на мирное урегулирование конфликта с оппонентами без несения Вами дополнительных издержек на судебное разбирательство, но и дальнейшее успешное ведение судебного процесса в случае отказа оппонентов от сотрудничества с Вами. Особое внимание следует обратить на документы, прикладываемые к претензии: копию доверенности; копию диплома о высшем юридическом образовании; копию свидетельства на товарный знак; материалы, подтверждающие факт нарушения и т.д. Направлять претензию потенциальным нарушителям рекомендуется по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). Если вы хотите получить шаблон претензии (бесплатно) или помощь в её составлении (Услуга является платной, предоставляется организацией – представителем на территории Российской Федерации.), свяжитесь с нами: +7(800)600-39-86 11@businessprotection.org

8

ШАГ

Судебное разбирательство

Если урегулировать спор в досудебном порядке не получилось, и Ваши оппоненты не представили мотивированного ответа, приступаем к инициированию судебного разбирательства против них. Главным процессуальным документом в судебном разбирательстве является исковое заявление, которое чаще всего составляется на основе претензии, но содержит в себе ряд дополнительных доводов и ссылок на нормативные правовые акты, акты правоприменительной практики.

К исковому заявлению необходимо прикладывать выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на истца и ответчиков; копию претензии; копию почтового чека, подтверждающего направление претензий ответчикам с приложениями; копию описи почтовых вложений; копию платёжного поручения, подтверждающего уплату государственной пошлины; копию свидетельства на товарный знак; копию доверенности; копию диплома о высшем юридическом образовании; материалы, подтверждающие факт нарушения. После формирования всего пакета документов необходимо направить один его оригинальный экземпляр в суд, а другой, состоящий из копий документов, — ответчикам. Если вы хотите получить шаблон искового заявления (бесплатно) или помощь в её составлении (Услуга является платной, предоставляется организацией – представителем на территории Российской Федерации.), свяжитесь с нами: +7(800)600-39-86 11@businessprotection.org

1

ПОДШАГ

Определяем меру ответственности за совершенное правонарушение

К лицу, неправомерно использующему наш товарный знак, Вы вправе предъявить следующие требования: о возмещении убытков; о взыскании компенсации; о пресечении действий лица, нарушающих наше интеллектуальное право или создающих угрозу его нарушения. При этом по вашему выбору компенсация может быть определена:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных товаров; 3) в двукратном размере стоимости права использования нашего товарного знака. Однако, в обоснование соразмерности требуемой нами суммы как при взыскании убытков, так и при взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей необходимо представить доказательства.

2

ПОДШАГ

Составление описательной часть искового заявления

Исковое заявление должно содержать подробные обстоятельства дела с описанием как обнаружения нарушения правообладателем, так и поведения предполагаемых нарушителей.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

3

ПОДШАГ

Определяем цену иска, если иск подлежит оценке

Если Вы намерены заявить имущественное требование (о взыскании убытков или о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак), в силу требований п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ исковое заявление должно содержать расчет взыскиваемой денежной суммы.

Несмотря на то что в подходах высших судебных органов по поводу взыскания компенсации по пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ сложилась точка зрения, в соответствии с которой правообладатель освобождается от обоснования размера такой компенсации, тем не менее на практике суды чаще всего требуют представления расчета денежной суммы.

4

ПОДШАГ

Определяем подсудность суда, в который подаём заявление

По общему правилу дело рассматривается тем судом, в юрисдикцию которого входит адрес государственной регистрации ответчика.

Поскольку в данном случае речь идет об арбитражном процессе, территориальная подсудность определяется исходя из субъекта федерации, в котором находится ответчик. Условно, если адрес регистрации ответчика – г. Москва, ул. Николоямская, д. 4, офис 312, то исковое заявление необходимо подать в Арбитражный суд города Москва.

5

ПОДШАГ

Направляем исковое заявление в суд

После определения подсудности и формирования всего пакета необходимых документов, требуется направить их в соответствующий суд для рассмотрения.

Если вы хотите заручиться помощью в ходе рассмотрения дела, (Услуга является платной, предоставляется организацией – представителем на территории Российской Федерации.), свяжитесь с нами:

+7(800)600-39-86

11@businessprotection.org

Меню